В последнее время широко обсуждаются инициативы по пересмотру действующего подхода к дате установления приоритета выделенных заявок. В частности, речь идет о том, чтобы приоритет по самой «первоначальной заявке» был установлен только для заявок первой степени выделения («выделенной заявки»). Последующим («выделенным из выделенных заявок») в праве приоритета будет отказано, и по ним устанавливается приоритет по дате поступления в Роспатент.
Такое толкование означает, что все патенты, например, на лекарственные средства, полученные на основании «выделенных из выделенных» заявок, не будут соответствовать ключевому критерию патентоспособности – новизне по отношению к самой первой заявке. Важно понимать, к чему это может привести.
Патентное право в России достаточно прогрессивно и во многом гармонизировано с международным правом, в том числе в части возможности выделения заявки из другой выделенной заявки и установления приоритета по таким заявкам.
В патентной практике можно выделить несколько видов заявок на выдачу патента:
- самая первая заявка,
- первая заявка в конкретной стране (в данном случае в России) – часто конвенционная заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной собственности и/или Договором о патентной кооперации;
- выделенная заявка,
- заявка, выделенная из выделенной.
Эти заявки связаны между собой и имеют одинаковую дату приоритета: выделенная заявка, поданная на основании более ранней выделенной заявки, сохраняет приоритет по самой первой заявке.
Вопрос о дате приоритета изобретения имеет ключевое значение для любого патента, поскольку применительно к этой дате определяется, является ли изобретение новым и имеет ли оно изобретательский уровень, то есть подлежит ли оно правовой охране или нет.
Первоначальной заявкой может быть не только самая первая заявка. По смыслу пункта 4 статьи 1381 ГК РФ под первоначальной заявкой понимается заявка, на основании которой подаётся выделенная заявка, при этом в законе нет никаких ограничений, касающихся того, что такая первоначальная заявка не может, в свою очередь, быть выделенной заявкой, что подтверждается многолетней практикой Роспатента по установлению приоритета для выделенных заявок. На протяжении последних по крайней мере двух десятилетий Роспатент выдал огромное количество патентов по заявкам, которые были выделены из более ранних выделенных заявок.
Заявок, выделенных из предшествующих выделенных заявок, может быть несколько – в практике Роспатента встречаются и 5-7 выделенных заявок, по которым выдаются отдельные патенты.
Сегодня в Роспатенте обсуждаются изменения, затрагивающие заявки, выделенные из выделенных. Несмотря на однозначную позицию о возможности выделения заявок из выделенных заявок, подтверждённую многолетней практикой самого Роспатента, недавно в ведомстве было начато обсуждение вопроса о том, что первоначальной заявкой следует считать только самую первую заявку.
Такой подход означает, что приоритет по самой первой заявке будет установлен только для выделенной из неё заявки, в то время как в установлении приоритета по самой первой заявке для последующих выделенных заявок будет отказано, и по таким заявкам будет устанавливаться приоритет по дате их поступления в Роспатент.
В результате подача последующих выделенных заявок станет практически невозможна, поскольку они не будут соответствовать такому условию патентоспособности, как новизна по отношению к самой первой заявке. Иными словами, самая первая заявка будет препятствовать выдаче патента по последующим выделенным заявкам.
На сегодняшний день ничего не известно о том, чтобы подобные изменения были внедрены в других странах. (Изменение позиции по поводу последующих выделенных заявок также нарушит единство подходов, которое сейчас существует у Роспатента и патентных ведомств других стран.)
Если эти изменения будут приняты в России, особенно с обратной силой, что, в свою очередь, произойдет в случае внесения изменений не в нормативные правовые акты, а в практику их применения, то последствия скажутся крайне негативным образом. В большей степени пострадают такие инновационные отрасли, как фармацевтический бизнес и электроника.
Эти изменения приведут к недействительности всех патентов, уже выданных в РФ на основании последующих выделенных заявок. По предварительным оценкам таких действующих патентов в России сейчас около 1000 в разных отраслях (не только в фармацевтике).
Невозможность подачи последующих выделенных заявок также лишит патентообладателей многих возможностей по распоряжению патентными правами и структурированию соответствующих сделок. В области медицины и фармацевтики это, например, относится к патентам, охраняющим группу веществ, когда сразу несколько веществ из этой группы могут быть самостоятельными лекарственными средствами. В этой ситуации подача последующих выделенных заявок позволяет патентообладателям распоряжаться правами на каждое из этих веществ.